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地名商标与地理标志的权利冲突及解决路径

时间:2025-07-03 17:07:37 来源:中华商标 作者:侯玉静 点击:478

地域名称,在社会公众的一般认知中属于公共资源,在涉及特定商品或服务时,也属于同行业竞争者可以自由使用的描述性词汇,原则上不应该在地名之上形成任何独占性权利。但凡事都有例外,这些例外,不是对原则的否定,而是对原则的补充:从商标法层面讲,地理标志集体商标、证明商标属于地名禁注条款的例外,而普通地名商标,在1993年地名禁注之前已经注册或使用、通过使用获得显著性、具有强于地名的其他含义等情况,也会获准或维持注册;从公众认知层面讲,某些地名的品牌指向性要高于地域描述性。这是地名商标和地理标志存续的客观基础。

地名商标与地理标志在长期持续使用,具有较高知名度及声誉的情况下,都可能将地名这种公共资源纳入自己的专用权范围,禁用权范围则可以延伸到类似甚至非类似的商品或服务。当地名商标和地理标志包含同一地名,且商品相同、类似或具有关联性,即出现“一地多标”现象时,权利冲突就会产生。

上述权利冲突,不仅会体现在授权确权阶段,也就是地名商标与地理标志能否并存登记或注册,也会体现在权利行使阶段,也就是地名商标与地理标志的注册人或其授权使用人,实际使用的标识超出合理使用边界,造成混淆或误认,如“沁州黄”系列案件。本文暂不讨论权利行使阶段的权利冲突,而是着眼在授权确权阶段的权利冲突如何解决。

一、地名商标与地理标志权利冲突产生

(一)含地名商标一旦作为地名限制条款的例外取得注册,地名与特定生产者之间稳定对应关系的建立,就可能妨碍在后地理标志基于相同地名指向特定地域、特定品质的功能

地名商标与地理标志能够产生冲突的首要原因在于,含地名商标并非绝对禁注、禁用,而是属于“限制”类型,能够获准并维持地名商标有效注册的例外情形颇多。首先,《商标法》第十条第二款规定,县级以上行政区划的地名以及公众知晓的外国地名。不得作为商标,但已经注册的使用地名的商标继续有效。这里的“已经注册”指的是19932月将地名条款纳入商标法之前,已经注册或使用的地名商标。这意味着此前存量地名商标继续有效。其次,从法条文义上讲,县级以下行政区划地名在19932月之后仍然可能获准注册。再次,如果地名本身或者与其他文字、图形组合具有强于地名的其他含义,地名与其他显著要素相互独立,地名与公共事业名称组合等,这些情况下,含有地名的商标都有可能获准注册。最后,如“米兰”案确定的裁判规则,即便地名本身没有其他含义,或者相关公众对其他含义的知悉程度明显低于公众对地名本身含义的认知,通过长期大量的宣传使用,该标志仍然有可能形成强于地名的“第二含义”,从而获得并维持注册。

地名在克服限制条款的合法性考察进而获准注册后,一旦投入商业使用且获得较高知名度,那么该地名商标的禁用权范围就有可能突破原有商标图样中的特殊字体、图文组合等表现形式而延及地名本身。何况,即便不考虑知名度越高、保护范围越大,从商标近似认定、防止混淆的规则上来讲,一件普通的注册商标,禁用权范围也通常大于其使用权范围。因此,无论从获得显著性、高知名度还是禁用权与使用权之间的关系等方面来看,某一地名在某类商品上完全可能形成合法的垄断权,禁止相同、近似商标在相同、类似商品上注册或使用,甚至获得驰名、跨类保护,如江苏省高级人民法院审理的“洋河”案,从白酒跨类保护至椰汁牛奶。

(二)地理标志商标及地理标志产品通常包含地名,可排斥在后、甚至在先商标获准或维持注册,近似范围大小有变,地理标志“形成时间”及近似范围的不确定性,导致其前后的地名商标均有可能与之产生冲突

地理标志商标,包括地理标志集体商标和地理标志证明商标,按照《商标法》第十六条第二款的定义,是指“标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志”。地理标志产品是“产自特定地域,所具有的质量、声誉或者其他特性本质上取决于该产地的自然因素、人文因素的产品”,包括来自该地域的种植、养殖产品(下称“初级农产品”),以及原材料全部来自该地域或部分来自其他地域,并在该地域按照特定工艺生产和加工的产品(下称“手工制造品”)。

地理标志商标和地理标志产品,在概念上后者更强调“产品”而不是“标志”,强调特定品质与产地之间更强的关联关系,但基本一致。两者的名称构造通常都是“地名+品名”,所涉商品通常是确定的一项而不是一类。可以说,两者的共性远大于区别,本文统称为“地理标志”。鉴于地理标志“地名+品名”的构成方式,在地理标志商标核定商品以及地理标志产品上,“品名”显然不属于显著部分,那么“地名”作为地理标志的显著识别部分,在该商品上完全可能形成合法的垄断权,禁止相同、近似商标在相同、类似商品上注册或使用。地理标志在达到驰名状态后,也可能获得跨类保护,如北京市高级人民法院审理的“香槟”案,葡萄酒地理标志跨类保护到香水;江苏省高级人民法院审理的“干邑”案,葡萄酒地理标志反淡化保护到汽车。

地理标志的“强势”,不仅在于能把地名作为自己的显著识别部分或者获得跨类保护,这是地名商标可能享有的“特权”,更在于其保护的时间节点并不限于其注册或登记时间,而是“形成时间”,以及对地理标志单方面倾斜性保护的近似判断规则。

关于地理标志到底从何时开始可以进行保护,在“玛歌•鹰贵”无效宣告行政诉讼案中,法院认为:对地理标志的保护,如同商标法对“在先使用并有一定影响”的未注册商标的保护,不应以其获得特定形式的注册或登记为保护前提;至于已经形成地理标志的时间节点,应当在具体案件中结合相关证据加以具体的认定和保护;地理标志注册或登记可免除地理标志权利人的举证责任。关于地理标志与普通商标的近似认定,国知识产权局《商标审查审理指南2021》规定:如果地理标志商标申请在后,普通商标申请在前,应当结合地理标志商标的知名度、显著性、相关公众的认知等因素,不易构成混淆误认的,不判定为近似;相反,如果地理标志商标申请在前,普通商标申请在后,从容易导致混淆误认、不当攀附的角度,认定商标近似。与前述规则类似,北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》规定,普通商标在前、地理标志商标在后,结合地理标志客观存在情况及知名度等因素,从宽判断不构成混淆;地理标志商标在前、普通商标在后,从不当攀附角度,从严判断构成混淆。

综上所述,地名商标与地理标志能够产生冲突,除了都能够在地名之上建立并维持排他性权利之外,更重要的是地理标志可以在更弹性的时间范围内、更广泛的近似范围内挑战同样含有地名的普通商标。

二、地名商标与地理标志权属关系的内在矛盾与认知偏差

(一)地理标志产品的权利人尚未确定

地名商标作为普通商标,权利主体自然是商标注册人,通常为一家企业;地理标志商标,无论是集体商标还是证明商标,商标注册人通常为当地的协会;至于地理标志产品,通常是政府指定或专门成立的机构出面负责地理标志产品的注册和管理,多为机构改革前的质量技术监督局或现在的市场监督管理局。相对来说,地名商标、地理标志商标均有明确的权利人,但地理标志产品没有明确的权利人概念,只有明确的使用人概念。

(二)地名商标注册人,将其注册商标商品申报为地理标志产品

随着地理标志统一认定制度的确立和逐步落实,地理标志产品的审查认定已经能够,将来也必须与他人在先注册商标、未注册驰名商标、地理标志产品名称、植物品种名称等进行检索排查,基本上不会再出现在后认定的地理标志产品与在先注册商标、未注册驰名商标的权利冲突,即便是同一申请人也不能先后注册普通商标和地理标志商标,或者申报地理标志产品。

但是,在原质检总局和原农业部认定和管理地理标志产品期间,很多企业在当地政府的支持和推动下,将自己的注册商标结合较为知名的、可以代表当地质量特色的主打产品申报为“地理标志产品”,协助制定地方标准,然后将自己的注册商标和地理标志产品并行使用在其产品上。前述情况在白酒行业尤其突出,如众所周知的“茅台”“景芝”“牛栏山”“泸州老窖”“枝江酒”“金沙回沙酒”等30多个白酒品牌,既属于普通注册商标,又将其“注册商标+品名”申请为地理标志产品。

(三)原本应申请注册集体商标或证明商标,结果错误地申请为普通商标

集体商标、证明商标在1993年修订《商标法实施细则》时才首次纳入商标法保护,此类型商标不为大家所熟悉,申请程序也较为复杂,因此有些本应申请为集体商标、证明商标的被错误申请为普通商标。例如,扬州市绿杨春茶叶协会申请注册的普通商标“绿杨春”,无论从申请注册主体的身份,还是许可当地多家茶农使用的方式,都应属于集体商标或证明商标。但其最早申请注册的类型是普通商标,嗣后的纯文字商标也只能将错就错。

三、地名商标与地理标志冲突解决的规则概要

(一)地名商标与地理标志冲突解决的域外经验

总体来看,以美国为代表的多数国家,对地理标志提供与商标同样的保护模式,着重于对商标权的保护,维系其“公示公知”的基本原则和要求,遵循商标法体系下的顺序原则,即“时间在先、权利在先”,按照申请注册的先后顺序,由先申请的一方获得受法律保护的权利。

欧盟倡导在专门法体系下处理地理标志与商标相抵触的方案,除提出申请的先后顺序之外,综合考虑在先商标的声誉和知名度,以及已经使用的时间等因素,以不使消费者混淆为前提,允许地理标志与合法有效的在先商标有限共存。从《中欧地理标志协定》第6条看,除非在后的地理标志权利人(异议人)能举证在先商标的申请、注册或使用是基于“恶意”,否则在先商标申请人或权利人不受在后地理标志的影响,形成了彼此“共存”的局面。《里斯本协定》第六条“受保护原产地名称不能视为通用名称”之规定,不涉及地理标志与商标何者优先保护的问题。相对来说,《原产地名称和地理标志里斯本协定日内瓦文本》(2015)第十三条“对其他权利的保障”涉及两者的保护关系:善意在先的普通商标,不排斥地理标志也被保护;同时,地理标志受到保护,也不得限制在先商标的权利。

(二)地名商标与地理标志冲突解决的国内规则

地名商标与地理标志冲突解决的国内规则,由国家知识产权局《商标审查审理指南(2021)》、北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》以及相应的典型案例建构。涉及普通地名商标与地理标志集体商标、证明商标的冲突解决规则,主要是商标近似与否的可比性及具体近似判断规则:第一,集体商标、证明商标在功能作用、使用方式、使用条件、权利义务等方面与普通商标均有所不同,即使是同一申请人,也不得在相同类似商品上申请不同类型的商标,在后申请的不同类型商标将被驳回;第二,地理标志集体商标和证明商标作为商标的一种类型,同样要进行商标近似性比对审查;第三,在商标近似的判断上,地理标志相较于普通商标享有单方面倾斜性的特殊保护;第四,在判断地理标志与普通商标先后关系时,并非直接比较两者的申请或注册时间,而是给了地理标志一个更加灵活的“形成”时间,但若主张地理标志在其申请、注册或认定之日前已经形成,权利人或利害关系人需要承担举证责任,提交较为充分的证据证明地理标志何时已经形成并存续。

国内关于地理标志商标与普通商标的冲突问题,从需要与在先普通商标进行近似比对的角度上看,与美国等国家一致;从侧重保护地理标志商标的近似判断规则来看,与欧盟的实践比较接近。但权利有无、取舍更重要的因素,不在于能否比较、如何比对,而是判断到底何种权利属于“在先”以及如何证明前后关系,这个时间节点的判断对权利的有无得失更为关键。

四、地名商标与地理标志冲突解决的考量要素与具体建议

地名商标与地理标志权利冲突的解决,首先要立足中国自身的实际情况。第一,商标法1993年才加入地名条款,地理标志2001年才正式纳入商标法保护,企业、代理机构及社会公众对地名商标、地理标志的认知必然存在一个渐进的过程。借鉴专利“多余指定原则”,对本文第二部分所述认知偏差宜采取一定的包容态度,待合适时机再予收紧。第二,中国存在大量地名商标,其所有人中国有、集体企业占比相当高,这与曾经的公私合营导致的地域性产业集中等特殊国情有关,不宜恶意推测企业是因抱有抢占公共资源的意图才去注册地名商标。第三,地理标志的价值及声誉,并不一定都来自当地生产者集体,如果没有农垦、军垦的情况,特定地域的初级农产品由众多当地劳动者提供的可能性大,但手工制造品需要具体分析特定地域、特定产业的发展情况。因此,以地理标志或地名商标的价值来源、贡献度来衡量保护的优先级,相比于推定集体性的、公共资源的可保护价值高于特定主体的私有权益,更为可取。

涉及地名商标与地理标志的现有案例,最多、也最有争议的是在先地名商标与在后地理标志的冲突,解决路径建议按照以下情况分别处理:

(一)地名商标所有者申报地理标志产品,权利人宜考虑取舍

如前所述在白酒行业集中出现的在先注册商标与在后地理标志“一地多标”的现象,显然不应理解为企业将自有注册商标“捐献”为区域公共资源。从主观上讲,企业申报地理标志产品,可能是将其理解为一种“质量认证”标志,本意是寻求更强的保护、更好的宣传推广效果;从客观上讲,“时间在先、权利在先”是解决权利冲突的核心原则,以在后地理标志认定否定在先注册商标的效力,缺乏事实和法律依据。

但是地理标志产品的存在,有可能破坏在先注册商标的特定指向性。理论上,无论从地理标志产品的概念,还是相应的行业标准来看,地理标志产品看起来都是一个开放的、允许同行业竞争者在符合条件的情况下申请使用的体系。然而一旦有其他竞争者加入,这个地理标志与在先注册商标的指示含义就会出现矛盾。然而实际上,这类预想中的矛盾并未集中爆发,是何原因?以笔者观察和调研的白酒行业为例,有些白酒企业为自身量身制定相关标准;有些白酒企业则将产地范围限定在自己的厂区范围之内,从而在相当长的时间内确保该企业属于唯一合法的地理标志产品生产者。如此一来,普通商标和地理标志的指向就是一致的—特定的、唯一的生产者。

暂时的唯一指向,毕竟存在变数。如果当地政府以及其他同行业竞争者,要求通过修改地方标准或产地范围等方式,扩产地理标志产品,那么其他经营者对地理标志的使用,就可能冲淡原本已极具知名度的地名商标。因此,对于在先地名商标所有人来说,在无法通过地方标准或其他方式确保自身企业是在后地理标志唯一使用者的情况下,需要在地名商标和地理标志之间进行取舍。

(二)普通地名商标,通过转让,权属统一为特定区域生产者集体

浙江省高级人民法院在《关于地理标志商标司法保护的调研报告》中“地名商标与地理标志冲突的解决”一节提出了彻底解决的三个思路,其中“构建统一的地理标志保护模式、明确冲突解决规则”“对地名商标控制增量、消化存量”尚需时日,“引导、协调地名商标转移到地理标志权利人手中”确是容易见效之法。实践中,“金华火腿”普通商标、地理标志证明商标、地理标志产品最终实现“三合一”;在先“东陂DONGPI”普通商标转让给东陂腊味协会后注销,在后“东陂腊味”集体商标得以注册。

(三)在后地理标志的地域名称增加行政区划,或地域名称升格

地名商标之所以被获准及维持注册,最主要的原因是该标志取得了“强于地名”的第二含义。因此,只要在后地理标志在地名后面增加“镇”“县”“市”等行政区划从而肯定其地名含义,双方的边界自然会更加清晰。以“东阿”为例,在阿胶商品上,地名商标“东阿”在先,在后地理标志产品名称确定为“东阿镇阿胶”“东阿县阿胶”。此外,若将在后地理标志中的地名升格,更加能够划清双方边界,既充分保证了在先地名商标的合法权益不受减损,也给当地同行业竞争者以地理标志集体权益开发市场的机会。例如,在先“茅台”注册商标存续,在后地理标志产品命名为“仁怀酱香酒”,茅台镇升格为仁怀市;在先“白蒲”注册商标存在,在后地理标志定名为“如皋黄酒”,白蒲镇升格为如皋市。

(四)各自规范使用其注册商标或地理标志,尽量避免混淆

有些在先地名注册商标与在后地理标志由于历史纠葛以及地方经济等多方面的原因,权利主体难以统一为一致的状态,客观上已经也必然长期共存。在这种情况下,地理标志的被许可使用人应规范使用产品名称及特有标志,在先商标所有权人也应以注册商标核定使用的范围为限、规范使用其注册商标。这不失为一种避免冲突的权宜之计。

 

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